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TERMO DE USO COMUM NÃO GERA NULIDADE DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA

Data: 19/09/2016

A Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Regia~o (TRF2) decidiu, por unanimidade, negar o pedido da empresa Trend Foods Franqueadora, proprietária da marca China in Box, para que fosse declarada a nulidade do registro da marca Italian Box junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A autora do pedido alegou que a marca mais recente constituiria reprodução e imitação de sua marca - que está há 24 anos no mercado alimentício - podendo causar associação indevida no público consumidor.

A desembargadora federal Simone Schreiber, relatora do processo no TRF2, considerou que, embora as marcas em conflito possuam o mesmo segmento de atuação e compartilhem o termo BOX, os conjuntos das marcas são suficientemente distintos. Não encontra acolhida a tese da apelante de que haveria colidência fonética nas expressões ‘IAN BOX’ (Italian Box) e ‘IN BOX’ (China in Box), vez que a pronúncia de tais termos é muito distinta, avaliou a magistrada.

Observo que ‘BOX’ é um termo comum que, apesar de escrito em língua inglesa, é amplamente percebido pela população na sua acepção em língua portuguesa, como ‘caixa’. No segmento de atuação das partes - serviços alimentícios em restaurantes - o desgaste de BOX é ainda maior, na medida em que se refere à forma como a comida é entregue ao consumidor, sendo certo que a apelante não foi a primeira a idealizá-la, nem a única que dela faz uso, acrescentou a desembargadora.

Em seu recurso, a empresa Trend Foods alegou que a marca China in Box, passou a fazer jus à proteção secundária (secondary meaning), conforme entendido pelo próprio TRF2, por exemplo, no julgamento dos Embargos Infringentes 2008.51.01.523618-0. Mas, Simone Schreiber explicou que a análise de colidência deve ser feita com base no caso concreto, considerando todas as suas particularidades (...) e os precedentes citados tratam do conflito da marca ‘China in Box’ com alguma outra marca contendo a expressão ‘IN BOX’, ao passo que a marca impugnada apenas reproduz o termo ‘BOX’, salientou.

Nesse contexto, considerando as marcas em conflito na totalidade de seus conjuntos marcários (Italian Box e China in Box), conclui-se que não há possibilidade de associação indevida pelo mercado consumidor. (...) Dessa forma, irretocável a sentença de primeiro grau ao entender que as marcas em conflito podem conviver perfeitamente, finalizou a relatora.

Fonte: Tribunal Regional Federal da 2ª Região
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